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2019-01-18

通过药品专利侵权案例看美国的专利链接制度

中国的专利链接制度即将探索实施,而美国的专利链接制度对中国有很高的借鉴价值。本文以一件美国专利链接侵权诉讼为主线,对美国专利链接制度的运行规则进行介绍,并对国内企业应对未来中国的专利链接制度给出一些建议。

在2018即将进入尾声之际,国务院多部委联合发布的一则通知使中国的专利链接制度又出现在人们的视野中。在这份《关于印发加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案的通知》(以下简称“《通知》”)中,要求“逐步探索研究药品专利链接制度,降低仿制药专利侵权风险。制定专利挑战制度实施细则,明确专利挑战申报、受理、结果公示相关程序” [1]。

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这也可以看作是2017年国家层面两次提出建立专利链接制度的延续[2], [3]。按照《通知》的要求,我国相关部门将开始制定专利链接制度的具体实施细则,相信国内业界人士也希望更好地了解专利链接制度,以为未来由此制度带来的变革做好准备。

所谓“专利链接”,是指在原研药品有效期之内有仿制药申请上市的情况下,将该仿制药的注册程序与原研药的药品专利相“链接”的制度。程序上,仿制方在提交仿制药上市申请(在美国称为“简略新药申请”,简称“ANDA”)的同时要向原研方作出“专利挑战”,原研方在收到挑战后需在一定期限内向法院起诉仿制方侵权,最终无论哪一方获得胜诉,都将达到在仿制药上市前解决专利纠纷的目的,从而降低分摊在药价中的侵权风险和诉讼成本,最终使患者受益。

专利链接制度发端于美国,在美国有成熟的运行体系,可以预期中国的专利链接制度也会很大程度上受到美国的影响。对于已在谋求海外特别是美国市场发展的中国企业来说,专利链接制度或许已不再陌生;但对于更多国内企业而言,由于国内尚没有具体的实施细则及相关判例,因此对专利链接制度的运行方式并不清楚。

在此,笔者希望以2018年12月14日刚刚在美国提起的一件药品专利侵权诉讼[4]为切入点对美国的专利链接制度进行介绍。由于该诉讼正是在专利链接制度框架下发起的,因此便于帮助国内读者梳理美国专利链接制度的规则和程序,希望对业内人士能够有所启发。

1、诉讼基本情况

本案是由原告Valeant Pharmaceuticals North America LLC等五家制药公司(以下简称“原告”)在美国新泽西州联邦地方法院向被告Amneal Pharmaceuticals LLC及其关联公司Amneal Pharmaceuticals India PVT. LTD.(以下简称“被告”)提起的专利侵权诉讼。

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原告指控被告就艾氟康唑(efinaconazole)外用溶液制剂的仿制药向美国FDA提交第212085号ANDA申请的行为侵犯了其所拥有的US10105444号专利(以下简称“444专利”)的专利权。444专利的主要权利要求内容如下:

权利要求1:一种药物制剂,其包含:

a. 乙醇,50%至70% (w/w),

b. 环甲基硅酮,10%至15% (w/w),

c. 己二酸二异丙酯,8%至15% (w/w),

d. 乳酸C12-15烷基酯,8%至15% (w/w),

e. 抗氧化剂,0.001%至0.50% (w/w),且

其中所述组合物的表面张力为40 dynes/cm以下,且其中所述制剂不含形成聚合膜的化合物。

这里,熟悉中国专利法的读者可能会问,在中国,专利侵权行为仅限于以生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售和进口[5],而本案被告并无上述行为,只不过是向药监部门提交了注册申请,何来侵权呢?

这里笔者希望向读者介绍美国的一项与专利链接相关的制度,即拟制侵权(artificial infringement)制度[6]。顾名思义,拟制侵权正是将原本不属于侵权行为的提交注册行为“拟制”为侵权。拟制侵权也构成了美国专利链接制度的权利基础,只有将提交注册行为视为侵权,才能够使对此提起的侵权诉讼师出有名。因此,在中国模式的探索中,法律界的一些专家学者也呼吁在中国建立类似的制度,将提交仿制药注册的行为纳入侵权或拟制侵权的范围[7]。

还要说明的是,无论是专利挑战还是侵权诉讼都应基于FDA所发布的《经过治疗等同性评价批准的药品目录》(Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations,即“橙皮书”)中所录入的专利。

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在美国FDA的橙皮书检索网页检索444专利,可找出与之相对应的原研药NDA编号、活性成分名称、商品名、剂型剂量等信息,如下图所示。这表明444专利已被录入橙皮书中,作为专利挑战和侵权诉讼的基础是形式上适格的。

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2、相关的专利链接进程

根据美国专利链接的通常程序,仿制药企业在原研专利有效期内提交ANDA申请的情况下,需要作出所谓的“第IV段声明(paragraph IV certification)”,即声明专利无效或仿制药不侵犯专利权[8],并通知专利权人及药品上市许可持有人[9],也就是前文所述的“专利挑战”环节。专利权人或上市许可持有人在收到挑战后45日内可以向法院提起侵权之诉[10]。

在本案中,由起诉书可知,原告在2018年11月1日收到被告关于第IV段声明的通知后于2018年12月14日提起本案的侵权诉讼,满足45天的时间要求。

需要说明,在中国提到“专利挑战”一词,业内人士一般将其等同于专利无效程序;然而事实上美国的专利挑战与中国的专利无效不尽相同。

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从挑战理由来看,美国的挑战理由不仅包括专利无效,还包括不侵犯专利权。从挑战主体来看,很多情况下由表面上无利害关系的自然人(俗称“稻草人(strawman)”)充当挑战主体,这样可避免仿制药企过早暴露自己;而在美国提起专利挑战的主体一定是仿制药ANDA的申请人。

另外一个重要区别在于审理程序,在中国现有的专利司法体系下,专利无效案件和侵权案件分别由专利复审委员会和法院审理,两者一般不能合并,法院常常要等专利复审委员会作出专利无效审查决定之后才开始审理专利侵权问题;而美国的专利链接诉讼中,专利无效和侵权问题可以由法院一并审理,程序更为简捷,结案速度一般也更快。

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提起专利挑战,对于仿制方而言也是一着险棋。一旦原研方提起侵权诉讼,仿制药ANDA申请将进入30个月的遏止期,即除非法院作出对仿制方有利的生效判决或出现和解等情况,否则FDA在该期限不会批准仿制药上市[11]。也就是说,仿制方是冒着30个月不能上市的风险来搏取挑战成功进而获得首仿独占期的机会,颇有些背水一战的意味。

从结果来看,无论哪一方赢得诉讼都将获得专利链接制度赋予的利好:若原告获胜,则FDA将终止仿制药的上市审评,相当于把仿制药扼杀在了摇篮里;若被告获胜、并且被告是首个挑战该专利成功的仿制者,那么被告将获得180天的市场独占(exclusivity),在该期限内FDA将不会批准其他同类仿制药上市[12],由此可获得巨额的销售利润。

3、被告可能的应对策略

如前面所分析,既然被告提起专利挑战是背水一战,那么他们一定是有备而来的。笔者推测,被告在专利层面的策略无外乎以下两个主攻方向,即不侵权抗辩和专利无效。

(1)不侵权抗辩

在此策略中,被告需要证明其仿制药不落入原告的专利保护范围,因此不侵犯专利权。实务中,专利的侵权判定通常遵循“全面覆盖”原则,即,只有被控侵权产品或方法具有与专利权利要求中限定的全部技术特征相同或等同的特征,才能被认定为侵权;换言之,只要存在一个既不相同也不等同的特征,不侵权抗辩就能够成立。

从444专利的权利要求来看,其限定了非常多的条件,不但包括各种具体成分及其含量,而且还限定了制剂的表面张力,并且限定该制剂不含形成聚合膜的化合物。只要被告报送FDA的注册资料能够表明该仿制药不具备以上任何特征,无论是成分含量、表面张力不符合权利要求的限定,还是含有某种形成聚合膜的化合物,都足以支持不侵权抗辩。

(2)专利无效

如果说不侵权抗辩是一种被动防御策略,那么专利无效便是主动进攻,意在彻底扫清专利障碍。在专利无效中,被告作为专利无效请求方,需要论证444专利不满足专利法所规定的授权条件,这些条件包括新颖性[13]、非显而易见性[14]、充分公开[15]等。

例如,对于444专利而言,其活性成分艾氟康唑是现有技术中已知的物质,该专利的发明点并非在于活性成分本身,而是在于该活性成分与具有一定含量的辅料所形成的、具有特定表面张力特性的特定组合物。如果能够证明444专利中所用的辅料及其含量与组合是容易想到的,就可以援引非显而易见性条款(类似于中国专利法规定的创造性)来主张该专利无效。

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这里需要说明,美国的相关法律规定专利链接制度适用于以下三种专利,即药物专利(例如药物化合物)、药品专利(例如药物制剂)和使用方法专利(即涉及适应症的专利)[16]。在这三类专利中,药物专利创新程度最高,因此最为稳定,将其无效掉的难度也最大;并且,从保护范围的角度来看,只要将含有药物化合物的仿制药申报ANDA(无论该仿制药采用何种剂型、用于治疗何种适应症)都构成对该药物专利的拟制侵权,因此留给不侵权抗辩的空间也相对较小。

而相比于药物专利,药品专利和使用方法专利无论是主动打无效还是被动作不侵权抗辩都相对容易一些。由于药物专利在时间上一般都是最早申请也最先到期,因此对于仿制者而言,常见的策略是待药物专利到期后再对原研药的其他专利实施专利挑战,以便将其各个击破。

(3)诉讼结果和风险上市

对于本案而言,随侵权诉讼的发起而启动的30个月的遏止期将持续至2021年6月。在此之前若法院生效判决仿制方败诉,则仿制方只能愿赌服输,等原研专利到期后仿制药才能上市;若仿制方胜诉,则时间上最早提起有效第IV段声明的仿制者将获得首仿独占期的奖励。此外还可能出现第三种情况,即一旦诉讼程序因各种因素被拖延,致使法院无法在2021年6月之前作出生效判决,又该如何呢?

理论上,当遏止期届满而未有生效判决作出时,FDA可以批准仿制药的ANDA申请,仿制药自然也可以上市销售。然而,此时毕竟胜负还没有定论,一旦仿制药上市后仿制方被判决败诉,将意味着不但仿制药不能继续生产销售,而且销售仿制药的获利也将拱手赔偿给原告,更不用说先前为仿制药的上市销售所做的准备工作都将搁置下来,对仿制方而言可谓损失惨重。也就是说,仿制方在遏止期截止后不等生效判决就将仿制药上市销售的做法是冒一定风险的,因此称为“风险上市”。对于是否风险上市,仿制方需要谨慎决策,除非对胜诉有很大的把握,否则还是建议等法院生效判决作出后再行决断。

4、对中国企业的启示

从本案可以看出,在专利链接规则下,虽然原仿双方表面上是在专利挑战和侵权诉讼这两块战场上捉对厮杀,但真正的较量和博弈在战火燃起之前就已经早早开始了。中国的医药产业目前仍以仿制药为主,但随着近年的发展,也有一些优质的国产原研药开始涌现出来。无论是原研企业还是仿制企业,都应当对未来的专利链接制度给予足够的关注。

(1)将专利分析和布局上升到战略高度

医药是知识产权高度密集的行业,专利战的商战属性在医药行业体现得尤为明显。作为仿制药生产企业,应对目标药品的原研专利情况做足功课,而且这一功课早在初期立项之前就要做好。

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例如,涉及目标药品的专利有哪些,分别由谁所有,其中哪些是药物专利、哪些是药品专利或使用方法专利,专利何时到期、稳定性如何,是否容易无效或规避,又有哪些专利尚在申请阶段、授权的可能性如何等等,对于仿制药的立项而言都是非常关键的信息。切忌在未充分进行专利分析的情况下便贸然立项,否则将来一旦出现专利问题,前期投入的巨大成本就有可能付之东流。

对于原研药企业而言,也要做好专利布局,力求围绕药品获得更多的专利,这样无形中将增加仿制方提起专利挑战的难度。另外,原研方对于自己的各个专利的稳定性要有充分的了解,尤其是要清楚哪些专利是相对比较薄弱的,以在面对专利挑战时选择更恰当的对策。

(2)充分了解专利链接制度的具体规则

关于专利链接制度的具体规则,一个需要注意的点是一些时间上的要求,例如,前文提到了美国法律所规定的提交第IV段声明和提起诉讼的期限,在中国的专利链接制度草案也有相应的时间规定[17]。

对仿制方而言,尤其要注意的另一个问题是防止原研方滥用专利链接规则,例如使用与其上市药品不相关的专利对仿制方进行恶意打击,使仿制药的上市受到不合理的拖延。

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为了防止这种情况出现,在美国的制度下,仿制方可密切关注橙皮书中记载的相关药物的专利信息,一旦发现针对目标药品列入了不相关的专利,可启动“专利登录争议(Patent Listing Dispute)”程序[18],将不相关的专利移出橙皮书,防止其成为原研方滥用规则、发起恶意打击的工具。

在中国的专利链接制度中,笔者也希望建立类似的对中国版“橙皮书”请求更正或提起异议的程序[19]。

(3)利用多元化的竞争策略

需要说明的是,专利链接制度并不是原仿双方斡旋的唯一途径。例如,在仿制方不追求首仿独占期的情况下(例如争取首仿无望时),也可以不利用专利链接框架,而是向原研专利发起普通的专利无效程序。

这种情况下,虽然不会获得首仿独占期,但也不会受到前文所述的有关主体、时间、遏止期等方面的限制,对仿制方而言操作起来更为灵活。

因此,是否选择专利链接这种手段,本身对于仿制药企业而言就构成了竞争策略的一部分。这种竞争策略的多元化将对企业的专利分析和形势判断能力提出更高的要求,也是我国企业需要好好修炼的内功。



本文作者:关祥宇,毕业于北京大学药学院,金杜律师事务所知识产权部律师。本文系作者个人观点,与作者所在单位无关)



[1] 《关于印发加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案的通知》第(三)条

[2] 《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策(征求意见稿)》第一条

[3] 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》第十六条

[4] Valeant Pharmaceuticals North America LLC et al. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, Civil Action No. 18-17246

[5] 中华人民共和国《专利法》第十一条

[6]美国法典35 U.S.C § 271 (e)(2)(A)

[7] 程永顺、吴莉娟,论道医药专利 |“药品专利链接制度”在中国怎样落地,知产力,2018年2月5日

[8] 美国法典21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV)

[9] 美国法典21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(iii)

[10] 美国法典21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii)

[11] 美国法典21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii)

[12] 美国法典21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)

[13] 美国法典35 U.S.C § 102

[14] 美国法典35 U.S.C § 103

[15] 美国法典35 U.S.C § 112(a)

[16] 美国联邦法规21 C.F.R. § 314.53(c)(2)

[17] 《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策(征求意见稿)》第一条

[18] 美国联邦法规21 C.F.R. § 314.53(f)

[19] 关祥宇,中国药品橙皮书专利公示规则探讨(三):公示程序,医药魔方,2017年12月6日


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